Письмо на разрешение использования товарного знака

Содержание статьи:

Согласно нормам ГК РФ разрешение правообладателя на использование произведений науки, литературы и искусства может быть оформлено в виде лицензионного договора, в том числе открытой лицензии. Использование произведений науки, литературы и искусства не предполагает встречного имущественного предоставления со стороны лица, их использующего. Разрешение правообладателя предполагает неоднократное использование указанного в нем произведения. Возможно ли оформление разрешения на безвозмездное использование в виде письма (письменного разрешения), выданного конкретному субъекту, с указанием способа и других условий использования?

Произведения литературы, науки и искусства являются объектами авторских прав, к которым относится, в частности, исключительное право, признаваемое и охраняемое в соответствии с правилами части четвертой ГК РФ (пп. 1 п. 2 ст. 1255, п. 1 ст. 1259 ГК РФ).
Согласно п. 1 ст. 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со ст. 1229 ГК РФ в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1270 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.
Пунктом 1 ст. 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на интеллектуальную собственность, если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Та же норма устанавливает, что лица, не являющиеся правообладателями, не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование без согласия правообладателя принадлежащей ему интеллектуальной собственности (в том числе использование способами, предусмотренными ГК РФ) влечет гражданско-правовую ответственность, за исключением случаев, когда такое использование возможно без согласия правообладателя.
Правила о распоряжении исключительным правом содержатся в ст. 1233 ГК РФ. В соответствии с п. 1 этой статьи правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Причем лицензионным договором считается любой договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации передается в полном объеме. Исключение составляет договор, который заключается в отношении права использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в сложный объект (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).
По лицензионному договору о предоставлении права использования произведения одна сторона — автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах (п. 1 ст. 1286 ГК РФ). По смыслу п.п. 1, 6 ст. 1235, п. 2 ст. 1270 ГК РФ пределы осуществления права использования произведения предполагают согласование сторонами конкретных способов использования лицензиатом этого результата интеллектуальной деятельности.
Из вышеизложенного следует, что законодательство не ограничивает способы использования правообладателем интеллектуальной собственности, равно как и способы распоряжения ею. Возможность такого использования, в том числе распоряжения, ограничивается только в случаях, прямо предусмотренных законодательством. По смыслу п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1233 ГК РФ заключение лицензионного договора не является единственной формой выражения согласия правообладателя на использование другим лицом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Законодательство не запрещает правообладателю предоставлять разрешение (выражать согласие) на использование принадлежащей ему интеллектуальной собственности другим лицом путем направления этому лицу письма, содержащего такое разрешение (согласие). По нашему мнению, наличие разрешения правообладателя, в том числе выраженное в письме, само по себе подтверждает правомерность использования интеллектуальной собственности. Этот вывод можно подтвердить и правоприменительной практикой (обнаруженные нами примеры, в основном, касаются использования товарного знака, однако в силу общности правового регулирования отношений по использованию интеллектуальной собственности изложенные в судебных актах выводы могут быть применимы и в ситуации, аналогичной рассматриваемой нами). Так, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 30.08.2010 N 17АП-7699/10 указал, что распоряжение правообладателя принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак может быть осуществлено не только в форме совершения договора, но и посредством согласования или последующего одобрения совершенных каким-либо лицом действий по использованию товарного знака. Такого рода согласование или одобрение также обеспечивает легитимность использования товарного знака. Суд также отметил, что законодательство не предусматривает обязательности оформления согласованного с правообладателем разового использования товарного знака посредством совершения лицензионного договора. К схожим выводам пришел Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 24.08.2012 N 13АП-13026/12. Арбитражный суд г. Москвы в решении от 10.04.2014 по делу N А40-106446/2012 признал правомерным использование товарного знака в отсутствие лицензионного соглашения на основании уведомления правообладателя.
Вместе с тем следует отметить, что вид договора, которым стороны оформляют возникающие между ними правоотношения, должен соответствовать характеру этих правоотношений. Если между участниками гражданского оборота возникают правоотношения, которые соответствуют правовой природе лицензионного договора, к ним должны применяться правила ГК РФ о лицензионном договоре. Согласие (разрешение) правообладателя на использование тем или иным лицом принадлежащей данному правообладателю интеллектуальной собственности по существу означает предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, поскольку речь идет о выражении волеизъявления на использование другим лицом интеллектуальной собственности тем или иным способом. Иным способом распоряжения исключительным правом, допускаемым исходя из п. 1 ст. 1233 ГК РФ, может быть, например, передача исключительного права в залог (ст. 358.18 ГК РФ). Однако предоставление права использования интеллектуальной собственности, в том числе произведения литературы, науки или искусства, соответствует предмету лицензионного договора (п. 1 ст. 1235, п. 1 ст. 1286 ГК РФ), поэтому, с нашей точки зрения, оно должно оформляться именно путем заключения лицензионного договора.
Косвенное подтверждение тому можно обнаружить и в судебной практике. Так, ФАС Северо-Западного округа в постановлении от 11.07.2012 N Ф07-130/12 указал, что одностороннее письменное разрешение правообладателя на использование принадлежащего ему товарного знака в отсутствие письменного договора не может расцениваться как результат волеизъявления этого лица на передачу исключительных либо неисключительных прав на товарный знак на возмездной либо безвозмездной основе. По существу к аналогичному выводу пришел Второй арбитражный апелляционный суд в постановлении от 24.02.2010 N 02АП-6636/2009.
Правила ГК РФ не предусматривают, что лицензионный договор может быть заключен только путем составления одного документа, подписанного сторонами. Следовательно, к способу заключения такого договора применяются общие правила п. 1 ст. 160, ст. 434 ГК РФ, которые допускают заключение гражданско-правового договора в том числе путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Кроме того, письменная форма договора (по общему правилу обязательная для лицензионного договора о предоставлении права использования произведения в силу п. 2 ст. 1235, п. 2 ст. 1286 ГК РФ), как правило, считается соблюденной, если лицо, получившее письменное предложение заключить договор (оферту), в срок, установленный для акцепта (ответа о принятии оферты), совершило действия по выполнению указанных в этой оферте условий договора (п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ).
Отсюда следует, что, если письмо правообладателя (либо лицензиата, получившего соответствующее согласие от правообладателя) содержит все существенные условия лицензионного договора (п. 6 ст. 1235 ГК РФ), о заключении лицензионного (сублицензионного) договора может свидетельствовать совершение некоммерческой организацией действий по выполнению условий, указанных в этом письме. Заметим, что судебная практика не отрицает (а в некоторых случаях и прямо подтверждает) возможность заключения лицензионного договора путем совершения лицензиатом действий, свидетельствующих об акцепте условий оферты правообладателя (смотрите постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 01.09.2011 N Ф04-4684/11, ФАС Поволжского округа от 19.09.2008 N А12-5054/08-С52, Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2014 N 09АП-21463/14, Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.03.2013 N 11АП-2129/13, решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.05.2016 по делу N А56-2773/2016).
Вместе с тем подчеркнем, что в спорной ситуации вопрос о том, является ли лицензионный договор заключенным, соблюдена ли письменная форма договора, требуемая для договоров данного вида, будет предметом судебной оценки. Несоблюдение письменной формы лицензионного договора влечет его недействительность (п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Хотя при таких обстоятельствах правообладатель, давший согласие на использование произведения, на наш взгляд, не вправе будет предъявлять требования, вытекающие из нарушения его интеллектуальных прав (ст.ст. 1250, 1301 ГК РФ, смотрите в связи с этим апелляционное определение Московского городского суда от 26.03.2014 N 33-9594/14), он не лишен будет права потребовать применения последствий недействительности сделки (ст. 167 ГК РФ), в том числе возмещения стоимости использования интеллектуальной собственности. Поэтому способом, позволяющим избежать споров о соблюдении требования о письменной форме лицензионного договора, как нам представляется, является заключение такого договора путем составления одного документа, подписанного сторонами.
Обратим внимание, что законодательство по общему правилу запрещает безвозмездно предоставлять право использования интеллектуальной собственности только в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии (п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ).
Отметим также, что лицензиат не является правообладателем и в силу этого не вправе предоставлять другим лицам право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации иначе, как на основании сублицензионного договора (п. 1 ст. 1233, ст. 1238 ГК РФ).

К сведению:
Обращаем Ваше внимание на то, что к ситуации, изложенной в вопросе, неприменимы положения п. 5 ст. 1233 ГК РФ о предоставлении права безвозмездного использования результата интеллектуальной деятельности на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока, а также положения ст. 1286.1 ГК РФ об открытой лицензии, поскольку приведенные нормы касаются тех ситуаций, когда право использования результата интеллектуальной деятельности предоставляется неограниченному кругу лиц. В рассматриваемом же случае право использования произведения литературы, науки или искусства будет предоставляться лишь одному определенному лицу.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
кандидат юридических наук Широков Сергей

Ответ прошел контроль качества

16 декабря 2016 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

Как законно использовать чужой товарный знак

Больше интересных новостей из блога LiBrand

Получайте эффективные советы по защите Вашей интеллектуальной собственности

Гарантированная регистрация товарного знака

Проверка товарного знака

Горбачев Юрий

За 10 минут подробно расскажет о любой необходимой процедуре, связанной с интеллектуальной собственностью. По итогу разговора вы получите точную последовательность действий.

Если у вас есть свой интернет магазин, то наверняка вы задавались вопросом о возможности размещения на своей площадке чужих товарных знаков. Сделать это можно, но если правообладатель об этом узнает, он не упустит шанса через суд истребовать с вас штраф начиная от десяти тысяч, и закачивая пятью миллионами рублей. И будет совершенно прав. К тому же, как показывает практика, суд поддерживает позицию истца. О том, как разметить чужой товарный знак на своем сайте легально, и не быть стороной судебного разбирательства вы сможете ознакомиться ниже.

Начать необходимо с того, что действующим законодательством прямо запрещено использование чужих товарных знаков без разрешения правообладателя. Указано это в статье 1515 Гражданского кодекса. Санкции, которой начинаются от возмещения убытков, которые понес правообладатель, продолжая штрафом от 10 000 до 5 000 000 рублей, и заканчивая выплатой компенсации в двукратном размере стоимости права использования бренда.

Означает ли это, что размещение невозможно? Наш ответ – это нет.

Возвращаясь к тому же Гражданскому кодексу, необходимо обратить внимание на формулировку. «Размещение без согласия прямо запрещено». Вполне логично, если вы получите согласие на использование, то такое размещение будет вполне законно. Но как это сделать?

Есть несколько вариантов:

  1. Лицензионный договор;
  2. Получение согласия от правообладателя.

В первом случае, заключив подобный договор, вы обезопасите себя от траты времени на суды. Следующим преимуществом выступает то, что такое оформление правоотношений будет оптимальным, если вы планируете долгосрочное сотрудничество. Объясним почему. Для оформления некоторых типов договоров, необходима их государственная регистрация. Лицензионный договор как раз относится к такому типу (ст. 1490 Г.К).И связана регистрация с тратами времени и денег.

Но если вы хотите просто разместить товарный знак другой фирмы у себя на сайте, то цель попросту не будет оправдывать средства. Материальные и временные затраты на государственную регистрацию не будут сопоставимы с полученным результатом.

И тут вступает в силу второй вариант:

Получение согласия от правообладателя.

Вы можете отправить официальный запрос к правообладателю, с целью получения от него разрешения на использование на вашем сайте его товарного знака. И такая форма сотрудничества, в последнее время, все больше популяризируется. Закономерный вопрос: легально ли это? Безусловно, да!

Изучая судебную практику, можно обратить внимание на возрастающую тенденцию легитимации такого рода соглашений. Другими словами, суд обращает внимание на такие документы, и принимает их во внимание при рассмотрении дела. Теперь давайте сопоставим цель и средства. Вы желаете разместить чужой товарный знак у себя на сайте, и для этого вам надо оформить простой документ, который будет разрешать это – вот пример настоящей золотой середины.

В итоге, если вы хотите оформить постоянное сотрудничество с правообладателем, то самым верным шагом будет оформление лицензионного договора. Если же речь идет о простом размещении чужого товарного знака у себя на сайте, то простого соглашения будет вполне достаточно. Всегда помните о том, что достигать поставленных задач необходимо, с наименьшими усилиями, затратами, а тем более потерями. Наши юристы помогут вам в этом.

Использование чужого товарного знака. Договор или письмо-согласие?

Планирую сотрудничество с компанией — владельцем товарного знака.

То есть на определенную продукцию (которую буду производить я) будет наноситься товарный знак, который принадлежит этой компании.

Компания предлагает ограничиться письмом-согласием на использование товарного знака. В связи с этим вопросы:

1. Правильно ли я понимаю, что лучше все же заключить лицензионный договор, а не просто получить от них письмо — согласие на использование товарного знака?

2. В случае заключения лицензионного договора, каким образом лучше сформулировать условия о роялти по факту продажи? Как фиксируется факт продажи? Как владелец товарного знака может/должен проверять объем продаж?

3. Саму продукцию я планирую продавать как на своем сайте, так и на сайтах своих контрагентов — должно ли быть в лицензионном договоре закреплено соответствующие право? Или можно как-то широко сформулировать мои права на использование товарного знака.

Просьба при ответе не увлекаться цитированием ГК, досточно просто ссылки на статью.

Ответы юристов (2)

1. Вы совершенно верно полагаете, что вместо письма лучше заключать договор. ГК РФ не предусматривает такой формы договоренности в сфере интеллектуальных прав, как «письмо-согласие», однако детализирует и указывает на возможность заключить лицензионный договор в ст. 1489.

Ваш контрагент не желает составлять договор потому, что договор нужно регистрировать в Роспатенте, иначе он недействителен, а это лишнее время (около 3 мес) и деньги на пошлину:

Статья 1490. Форма договора о распоряжении исключительным правом на товарный знак и государственная регистрация перехода исключительного права на товарный знак, залога исключительного права на товарный знак и предоставления права использования товарного знака
2. Отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 настоящего Кодекса.

Следовательно, расписка, письмо и прочая самодеятельность не несет особо никакой правовой нагрузки. Поэтому только договор и его регистрация.

2. Условие формулируете так, как Вы договорились с правообладателем. Если это процент от продажи товара с нанесенным товарным знаком — пишете этот процент, сроки выплат и порядок взаиморасчетов. Вы можете прописать предоставление ежемесячного отчета о количествах продаж, к договору приложить форму такого отчета. Чтобы правообладатель не переживал, что Вы положили товар на складе и вообще им не торгуете, поэтому не выплачиваете процент — можете поставить некий фикс, минимальный размер роялти вне зависимости от продаж, сверх него процент при продаже товара на определенную сумму и более.

3. Нужно прописывать конкретные способы использования. Указание знака не для маркировки продукции, а для информации клиентам на сайте о продаваемой продукции обычно не расценивается судами как нарушение исключительного права на товарный знак, однако во избежание проблем в договоре можно указать, что Вы можете реализовать продукцию с размещением товарного знака на любых интернет-сайтах, при этом правообладатель отказывается от любых претензий к администраторам доменного имени и иным лицам, обладающим правами на данные сайты.

Для составления договора и более детальной консультации Вы можете обратиться в чат.

Дополню коллегу относительно Вашего третьего вопроса:

3. Саму продукцию я планирую продавать как на своем сайте, так и на сайтах своих контрагентов — должно ли быть в лицензионном договоре закреплено соответствующие право? Или можно как-то широко сформулировать мои права на использование товарного знака.

В ст. 1484 ГК РФ как раз сказано о том, что использование ТЗ может быть осуществлено путём его размещения в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации

И в данном случае нужно чётко понимать, что есть использование ТЗ в сети интернет по смыслу этой нормы, а что нет. Например, если Вы будете реализовывать товары через интернет-магазин и разместите там отдельное изображение ТЗ, не имея на этого прямого разрешения правообладателя, то это будет нарушением принадлежащего ему исключительного права, даже при наличии лицензионного договора. Ибо основной принцип вообще всей интеллектуальной собственности таков — отсутствие запрета не является разрешением.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Использование товарного знака, договор

Подскажите, пожалуйста, использовать товарный знак фирма может только по лицензионному договору или можно обойтись и без его заключения?

Компания «А» является правообладателем товарного знака. Компания «Б» хочет использовать данный ТЗ в своей деятельности. Компании «А» и «Б» не хотят заключать лицензионный договор и тратиться на его регистрацию в Роспатенте (никаких платежей за использование товарного знака производиться не будет).

Могут ли компании обойтись без заключения лицензионного договора? Может ли компания «А» просто дать компании «Б» какое-нибудь письмо-согласие на использование её товарного знака? Что-то вроде: «Компания Б использует товарный знак с согласия Компании А. Плата за использование товарного знака не производится.»

Насколько такое использование товарного знака будет правомерным? И как можно оценить товарный знак?

Ответы юристов (4)

Правомерность использования товарного знака подтверждается только лицензионным договором. В противном случае, у компании «Б» возникают риски того, что в один прекрасный момент компания вдруг решит подзаработать на этом самом дела и потребует выплаты компенсации, предусмотренной ст. 1515 ГК РФ в размере до 5 млн. рублей.

Есть вопрос к юристу?

Добрый день, Маргарита.

Вообще, любой договор о распоряжении исключительным правом на товарный знак подлежит обязательной государственной регистрации в силу прямого указания ст. 1490 ГК РФ:

Договор об отчуждении исключительного права на
товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры,
посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на
товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат
государственной регистрации
в федеральном органе исполнительной власти
по интеллектуальной собственности.

Эти положения, по сути, повторяют упомянутые в ст. 1232 ГК РФ о государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (ТЗ — средство индивидуализации), которые подлежат государственной регистрации.

Поскольку исключительное право на товарный знак непосредственно связано с регистрацией в федеральном органе исполнительной власти (опустим то обстоятельство, что исключительное право на ТЗ возникает с даты приоритета, а не с даты регистрации), то никому по договору предоставить право использования (а это один из способов распоряжения исключительным правом) без государственной регистрации такого договора невозможно.

Конечно, письмо-согласие написать можно, но какое-то правовое значение у такого письма с точки зрения закона отсутствует ввиду императивного указания ГК РФ о порядке распоряжения правом на средства индивидуализации.

Вывод: если хочется сделать всё правильно и исключить риски возможного иска от правообладателя товарного знака (такое бывает, когда «дружба кончилась» по каким-то причинам) с гарантированным взысканием компенсации, то нужно заключать лицензионный договор и регистрировать его.

С уважением, Бардов Иван.

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.Согласно п. 1 ст. 1490 ГК РФ договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.Отсутствие зарегистрированного лицензионного договора является нарушением и квалифицируется как незаконное использование товарного знака, что влечет возникновение административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ.Таким образом, в описанной ситуации использование товарного знака с согласия правообладателя, но без заключения договора является нарушением исключительного права на товарный знак.

Договор об отчуждении
исключительного права является одной из
форм распоряжения исключительным правом (ст. 1233). К нему применяются
общие правила об обязательствах (ст. 307-419) и о договоре (ст. 420-453).

Общие правила регулирования
договора об отчуждении исключительного права содержатся в ст. 1234 ГК. В
соответствии с правилами п. 1 ст. 1488 ГК одна сторона, именуемая
правообладателем, передает или обязуется передать другой стороне
(приобретателю) исключительное право. Передается (отчуждается) принадлежащее
правообладателю исключительное право в полном объеме в момент государственной
регистрации договора.

Исключительное право к
приобретателю переходит в момент государственной регистрации договора в
Роспатенте. Порядок регистрации устанавливается патентным ведомством.

В п. 2 ст. 1488 ГК речь идет о
недопустимости отчуждения исключительного права, если такое отчуждение может
явиться причиной введения потребителя в заблуждение. ГК предусмотрено
предотвращение введения в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Требование обусловлено
необходимостью защиты прав потребителей, у которых маркированный товарным
знаком товар ассоциируется с определенным производителем.

Следовательно, компания «А», передав
компании «Б» исключительные права в полном объеме, не вправе производить
отчуждение исключительного права третьему лицу.

В этом случае признание через суд
компанией «Б» договора между компаниями «А» и «В» недействительным оправдано и
законно. В то же время компания «Б» имеет полное право предъявить к компании «В»
требование о возмещении убытков, либо вправе требовать по своему выбору от
нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в
размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению
суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости
товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере
стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены,
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное
использование товарного знака. (ст. 1515 ГК РФ)

В данном случае также спорно
признание компании «В» добросовестным приобретателем, поскольку согласно ст. 302
ГК РФ Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его
отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный
приобретатель) – при исчерпании всех доступных способов проверки данного
обстоятельства, то собственник вправе истребовать это имущество от
приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом,
которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у
того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.
Спорность статуса добросовестного приобретателя компании «В» обусловлена тем,
что лицо вправе было уточнить статус товарного знака как объекта исключительного
права на официальном портале Роспатента.

В соответствии с Постановлением
Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. N 6-П права лица, считающего себя
собственником имущества, не подлежат защите путем удовлетворения иска к
добросовестному приобретателю с использованием правового механизма,
установленного пунктами 1 и 2 статьи 167 настоящего Кодекса. Такая защита
возможна лишь путем удовлетворения виндикационного иска, если для этого имеются
те предусмотренные статьей 302 настоящего Кодекса основания, которые дают право
истребовать имущество и у добросовестного приобретателя

Источники: ГК РФ, Постановление
Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 года № 10/22, Постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2011 N 17АП-8684/2011-ГК
по делу N А60-9932/2011

Чужой товарный знак в сувенирной продукции

Можно ли использовать чужой товарный знак в сувенирной продукции? Если эта сувенирная продукция -«Тюбинг»?

Сам товарный знак зарегистрирован по классам МКТУ — диагностические системы и их части для автомобильных транспортных средств.

Получается, если товарный знак охраняется по другим классам, и, если «тюбинги» в эти классы не входят-обозначение товарного знака можно на них наносить без разрешения Правообладателя?

Правообладатель может дать письмо-согласие.

Но моя задача убедить руководство, что несмотря на то, что тюбинг не входит в зону охраны ТЗ, маркировать его изображением чужого ТЗ необходимо только с согласия Правообладателя, и, желательно, заключить лицензионный договор.

Помогите, подобрать обоснованные доводы.

Ответы юристов (5)

Правообладатель может дать письмо-согласие. Но моя задача убедить руководство, что несмотря на то, что тюбинг не входит в зону охраны ТЗ, маркировать его изображением чужого ТЗ необходимо только с согласия Правообладателя, и, желательно, заключить лицензионный договор.

Антонина, добрый день! Согласно ст. 1484 ГК

1. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

а согласно ст. 1229 ГК

1. Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель можетпо своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

по сути это значит, что если вы используете изображение ТЗ вы используете визуальное произведение. права на которое принадлежат владельцу ТЗ и то, что он используется для сувенирной продукции а не для товаров, в отношении которых он зарегистрирован в данной ситуации ничего не меняет и является нарушением поэтому как минимум должно быть письменное согласие правообладателя выраженное в лицензионном договоре

Уточнение клиента

Андрей, Вы целенаправленно умолчали про п. 3 ст 1484 ГК?

Ведь мы сразу понимаем, что защита распространяется только на зарегистрированные классы, получается на тюбинги охрана ТЗ не распространяется и использовать его может кто хочет без согласия. Надо подумать о иных вариантах.

18 Февраля 2018, 14:55

Есть вопрос к юристу?

Добрый вечер! Согласно введению Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков ( МКТУ ) (Десятая редакция, издание 3-е) она предназначена для целей регистрации знаков , была официально признана Ниццким соглашением о Международной классификациитоваров и услуг для регистрации знаков , заключенным 15.06.1957 странами-участницами Ниццкой дипломатической конференции, и пересмотрена в 1967 году в Стокгольме, в 1977 году в Женеве и изменена в 1979 году.Каждая из стран-участниц Ниццкого соглашения обязана при регистрации знаков следовать МКТУ либо в качестве основной (единственной), либо вспомогательной классификации и в официальных документах и публикациях о регистрации знаков указывать номера классов МКТУ в перечне товаров /услуг, в отношении которых зарегистрированы знаки .Использование МКТУ обязательно не только для национальной регистрации знаков в странах-участницах Ниццкого соглашения, но и для международной регистрации знаков , осуществляемой Международным бюро ВОИС в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков , а также для регистрации знаков Африканской организацией интеллектуальной собственности (OAPI), Региональной африканской организацией интеллектуальной собственности (ARIPO), Бюро по правам интеллектуальной собственности стран Бенилюкс (BOIP) и Ведомством по гармонизации внутреннего рынка ( товарные знаки и промышленные образцы) (OHIM).МКТУ применяется также в некоторых странах, не являющихся участницами Ниццкого соглашения.Таким образом, при подаче заявки на регистрацию товарного знака ( знака обслуживания) в национальное патентное ведомство заявитель обязан указать класс МКТУ и конкретный перечень товаров , для индивидуализации которых в дальнейшем будет использоваться товарный знак .

Условиями защиты нарушенных интеллектуальных прав в данном случае для владельца товарного знака является наличие зарегистрированных в установленном законом порядке прав истца на товарные знаки ; использование ответчиком сходных с товарными знаками обозначений в отношении товаров , для индивидуализации которых товарные знаки зарегистрированы, или однородных товаров , отсутствие у ответчика разрешения правообладателя на использование товарных знаков ; в результате такого использования возникнет вероятность смешения с товарными знаками истца.

поскольку Ваша продукция и продукция правообладателя не является однородной, полагаю, согласие правообладателя не требуется.

Аналогичная позиция изложена в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2014 по делу № А27-9537/2013

Уточнение клиента

Елена, благодарю Вас за развёрнутый отзыв. Но, если Вы внимательно прочтёте мой вопрос- он состоял в том, как обязать заключить лиц договор с правообладателем, а не можно пользоваться ТЗ вообще без согласия?

То, что он зарегистрирован в одном классе, а мы планируем использовать в другом, я написала, и то, что по сути мы на это имеем право без согласия делать я сама понимаю.

Мне нужно наладить такой порядок, чтобы только с согласия можно было бы проводить рекламные акции и наносить чужие ТЗ на мелкую сувенирную продукцию, а на крупные товары, только по лицензии.

Если Вы знаете, как мне можно обыграть данную ситуацию, прошу подсказать.

18 Февраля 2018, 14:52

Может быть, здесь что-то нужное для себя найдёте.

Согласно ч.3 ст. 1508 ГК РФ правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары , неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с
обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и
может ущемить законные интересы такого обладателя.

Как следует из положений ст. 1515 ГК РФ товары , этикетки, упаковки товаров ,
на которых незаконно размещен товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров
о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 23.09.2015 отмечено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров , их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров , условия их реализации (в том числе общее
место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей,
традиционный или преимущественный уклад использования товаров .
Кроме того, однородные товары — это товары , не являющиеся идентичными во всех
отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут
быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.5 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную
регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (далее — Методические рекомендации № 198), однородными между собой могут быть признаны товары и услуги.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений,
предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность
смешения и, следовательно, шире диапазон товаров , которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических
рекомендаций № 198).

В Вашем случае можете попробовать ссылаться на необходимость использования знака не только на продукции, но и на этикетках, упаковке. Но, однако, сложно Вам придётся, если руководство грамотное. Желаю удачи.

Вы целенаправленно умолчали про п. 3 ст 1484 ГК? Ведь мы сразу понимаем, что защита распространяется только на зарегистрированные классы, получается на тюбинги охрана ТЗ не распространяется и использовать его может кто хочет без согласия. Надо подумать о иных вариантах.

ну в общем то да поскольку Вы говорите об использованиичужого товарного знака а не об использованиипохожего товарного знака, в ч. 3 ст. 1484 ГК речь по несколько о другом, о запрете использования продвижении однородных товаров с использованием схожего ТЗ

Но моя задача убедить руководство, что несмотря на то, что тюбинг не входит в зону охраны ТЗ, маркировать его изображением чужого ТЗ необходимо только с согласия Правообладателя, и, желательно, заключить лицензионный договор. Помогите, подобрать обоснованные доводы.

Обоснованные доводы со ссылкой на законодательство подобрать Вам не удастся, поскольку, если читать Закон буквально, то ничего лучше чем сослаться на ст. 1229 ГК РФ не придумаешь.

Действительно, в п. 3 ст 1484 ГК прямо указано, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для определения однородности товаров применяются Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания».

Если однородность не очевидна (а ее насколько понимаю в Вашем случае нет), то обосновать с железобетонной ссылкой на НПА вряд ли удастся.

При этом, в судебной практике есть случаи, когда суды выходят за пределы данной нормы и однородность носит достаточно широкий характер, как правило это касается товарных знаков, пользующихся широкой известностью. В таких случаях суды исходят из возможности недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате использования товарного знака с широкой известностью и популярностью.

Сослаться тут также можно на ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Кроме того, в силу ст. 10 Гражданского кодекса РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Можно попробовать говорить здесь о злоупотреблении правом.

Вообщем, если подытожить, учитывая отсутствие в настоящее время единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права, регулирующих отношения, связанные с использованием товарных знаков, определенные риски при использовании чужого ТЗ по отношению к товарам, не относящимся к зарегистрированным классам, есть, но прямого нарушения тут не будет.

Следовательно, обосновывая необходимость заключения ЛД, что-то лучше, чем ссылаться на ст. 1229 ГК РФ, в совокупности со ст.10 bis Парижской конвенции и ст. 10 ГК РФ, а также неоднозначной судебной практикой, придумать сложно.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Смотрите еще:

  • Как получить ходатайство Как написать ходатайство для получения квоты на РВП? Необходимо написать ходатайство от главы факультета в УФМС с целью выделения квоты на РВП иностранной студентке. Как оформить и есть ли шаблон для данного вида ходатайства? 18 […]
  • Выдача судебного приказа госпошлина Госпошлина в суд. Калькулятор госпошлины 2018 Нужна госпошлина в суд? Калькулятор госпошлины 2018 года: Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы! Размер государственной пошлины: 1. Подача искового заявления Имущественного […]
  • Заявление от анны седых Обращения граждан Вы имеете право обратиться в судебный участок с запросом (предложение, заявление, жалоба), который будет зарегистрирован и рассмотрен в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской […]
  • Прокурор гурай Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Контактная информация 628012, Россия, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 1а, Старший помощник прокурора округа по рассмотрению обращений и приёму граждан : Поликарпова Наталья […]
  • Закон о транспортный налог 2014 Закон о транспортный налог 2014 от 22 ноября 2007 года N 689 О транспортном налоге в Камчатском крае Принят ПостановлениемСовета народных депутатовКамчатской области08 ноября 2007 года N 2493 Принят ДумойКорякского автономного […]
  • Дети налог на недвижимость Дети налог на недвижимость Моя дочь (ей 15 лет) унаследовала долю в квартире ее умершего отца. Я все оформила. И вот в прошлом году мне пришло уведомление об уплате налога (и за мою, и за квартиру дочери). Грозились оштрафовать. Я […]
  • Приказ 462 минобрнауки от 14062013 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 “Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией” В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 […]
  • Закону золотого сечения Закону золотого сечения Золотое сечение это универсальное проявление структурной гармонии. Оно встречается в природе, науке, искусстве – во всем, с чем может соприкоснуться человек. Однажды познакомившись с золотым правилом, […]